Luego de que la Dirección de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria rechazó una acción de cancelación de Valentino Uruguay que reclamaba se dejara sin efecto el registro que se le otorgó a la marca Valentino Italia (Valentino SPA), la firma uruguaya tenía diez días para presentar el recurso de revocación y jerárquico y así lo hizo.
En el escrito, al que accedió El Observador, Florencia Sasson afirmó que es titular de la marca Valentino logo V, logo V con la palabra Valentino y distintas tipologías de la V, para distintos productos de clase internacional. Florencia es hija de Alegre Sasson, el presidente de la empresa uruguaya, quien fue recientemente imputado judicialmente por estafa y violación a la ley de marcas.
Agregó que los permisos que tienen vigencia hasta diciembre de 2029 fueron solicitados el 30 de noviembre de 2005, mientras que los permisos para otros productos fueron solicitados el 14 de octubre de 2020, otros el 20 de junio de 2024, y el 26 de mayo de 2022, los cuales se encuentran en proceso de registro.
“Tras realizar distintas averiguaciones e investigaciones, tomamos conocimiento que Valentino SPA no se encuentra utilizando la marca concedida en autos de manera pública y efectiva en los pasados 5 años, por lo que con fecha 13 de agosto de 2024 mi representada solicitó la cancelación por falta de uso de la marca”, afirmó el recurso que lleva la firma de la abogada Victoria Fox.
Valentino
La resolución del Ministerio de Industria con fecha del 16 de marzo concluyó que Valentino Uruguay carece de legitimación activa para pedir la cancelación, dado que “vulnera una marca notoria y constituye un acto de competencia desleal”, por lo que corresponde su “desestimación”.
“Resolución arbitraria y contradictoria"
El recurso de revocación afirmó que la dirección del Ministerio de Industria incurrió "en un manifiesto error de derecho” y hace una interpretación indebida de la ley de marcas.
Agregó que se encuentra plenamente probado que la firma tiene un interés “directo, personal y legitimo” en tanto es titular de múltiples registros y solicitudes de la marca V, vigentes y en trámite. “La acción de cancelación no responde a un interés abstracto, sino a la necesidad de quitar del registro un signo que, careciendo de uso efectivo, bloquea solicitudes de mi representada”, dijo la abogada.
Como viene planteando Sasson en este litigio, recordó que la marca Valentino “está hace más de 40 años en el mercado, tiene locales en Punta del Este, han tenido locales en Montevideo Shopping durante muchos años, son notorios en nuestro país desde hace décadas”.
Además dijo que es un resolución "arbitraria" que vulnera "derechos de una manera muy grave" y es "contradictoria con las resoluciones previas en idénticos asuntos”, en referencia a que Valentino Uruguay planteó varias acciones de anulación y cancelación por falta de uso y en 2023 se le dio la razón mientras que hay otros recursos que aun están a estudio.
“Esta dirección ya conocía la notoriedad de Valentina SPA y de todas formas concedió registros a Florencia Sasson”, subrayó.
En ese sentido, citó dos resoluciones en las que la misma dirección rechazó recursos de Valentino SPA. “La misma dirección con pleno conocimiento de todos los antecedentes de las partes, resolvió que los signos de la accionante eran registrables".
"No puede ahora en un contexto diferente, invocar esos mismos antecedentes para negar una legitimación procesal que reconoció sistemáticamente durante años”, afirmó.
A juicio de Valentino Uruguay se viola el principio de igualdad, la seguridad jurídica y la doctrina de los actos propios, cuando se recurre a la notoriedad de la marca para argumentar en su contra. Es un “escudo procesal selectivo”, que aplicó la dirección nacional "cuando le resultó conveniente y prescindió de él cuando decidió conceder los registros o cuando hace tres años canceló otras marcas de Valentino SPA”.
“Lo que ocurrió fue un cambio en el clima de opinión pública, lo cual es jurídicamente irrelevante para determinar la legitimación procesal en un procedimiento administrativo reglado”, opinó.
Por último, afirmó que la resolución “construye una suerte de inmunidad de la marca notoria frente a toda acción de cancelación”. Añadió que la notoriedad no exime al titular de su obligación de uso efectivo en el territorio nacional. "De lo contrario bastaría que una empresa extranjera acreditara notoriedad internacional para quedar perpetuamente exenta de usar sus marcas en Uruguay, lo que crearía un privilegio".
El recurso de revocación y jerárquico habilitará luego a Sasson a reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
