Crece la conciencia de las empresas en relación a la defensa de sus marcas, tanto en Uruguay como en el exterior
La afirmación se repite tanto que suena a mantra: las marcas son un activo muy valioso para las empresas, y estas deben actuar para protegerlas.
En Uruguay, de acuerdo a los expertos consultados, cada vez hay más consciencia acerca de esta máxima, y de manera creciente se toman medidas para blindar las marcas.
Para que alguien incurra en una usurpación no necesariamente tiene que apropiarse del nombre con el que se conoce a un producto o servicio, sino que otros elementos que lo identifican –como la apariencia externa– también pueden protegerse y, por ende, no deberían imitarse.
Es en este escenario que aparece la figura anglosajona de trade dress, que abarca, además de la marca, a todos los otros signos distintivos que acompañan a una propuesta comercial.
Si bien no todos los signos que hacen al trade dress se pueden registrar, esto no quita que el derecho proteja a las marcas, por el régimen general de competencia desleal. “Cuando no te copiaron la marca, pero sí el trade dress, se puede reclamar por competencia desleal porque se genera un caso de confusión, donde se pretende aprovechar una clientela ajena”, explicó el secretario académico de la Universidad de Montevideo y profesor de Propiedad Intelectual del máster en Derecho, Juan Manuel Gutiérrez Carrau. “Copiando el trade dress ajeno se pretende hacer pasar un producto por otro”, agregó el experto.
En este sentido, hace unas semanas se conoció el fallo –en segunda instancia– que dio la razón a la empresa italiana Ferrero, quien en Uruguay comercializa los bombones Ferrero Rocher. La italiana había llevado a juicio a la importadora en Uruguay de los bombones Love Story, alegando, una imitación del trade dress.
“Lo que se estaba dando no era una copia de la marca en sí, como nombre, pero había un acercamiento visual que sugería que era un producto muy similar”, explicó el abogado Pablo Monsuárez, socio del estudio Cervieri, Monsuárez & Asociados, quien representó a Ferrero en este caso.
Monsuárez señaló que había gente que asumía que Love Story era la línea económica de Ferrero Rocher.
“También se consideró que hubo competencia desleal, porque esa asimilación entre productos lo que hace es producir un corrimiento de la clientela de un producto hacia el otro”, sostuvo.
En este caso, la importadora tendrá que resarcir económicamente a Ferrero. Si bien la liquidación de la sentencia recién se conocerá en unos meses, el abogado comentó que en otros fallos similares la manera de calcular este monto fue multiplicar la utilidad que generó “la empresa original” por la cantidad de productos falsos en infracción. Aunque esto, aclaró, quedará a criterio del juez actuante. Además, generalmente, se opta por destruir la mercadería en cuestión.
Desde la divulgación de este fallo, al estudio han llegado varias consultas de empresas interesadas en averiguar por la figura de trade dress. Algunas de ellas de bebidas alcohólicas, “por la forma de la botella y demás”, dijo Monsuárez. A su vez, ya ha presentado otra demanda de este tipo.
Fuera de casa
En tanto, algunas empresas han descubierto, esta vez fuera de fronteras, que sus marcas eran utilizadas por terceros, para comercializar productos con los que ellas no tenían relación alguna.
El régimen proteccionista de la marca es territorial, por lo que solamente se pueden defender los derechos derivados de propiedad industrial dentro del territorio donde se registró la marca.
“Si es una marca que está en uso en Uruguay y la están usando en Argentina, fuiste”, explicó el abogado Mauro Marín, del estudio Cikato, especializado en Propiedad Intelectual.
Marín añadió que las posibilidades de iniciar acciones en otro país derivadas de una marca concedida en Uruguay “son muy pocas”, aunque existen excepciones. “Podés tener determinados indicios que te ayuden a probar que el que tenía la marca en otro país tenía conocimiento de tu negocio en Uruguay”, ejemplificó.
Para evitar estos dolores de cabeza, el abogado recomienda que las empresas registren sus marcas en aquellos mercados donde podrían vender en un futuro. En este sentido, Cikato brinda cursos de capacitación sobre protección de los derechos de propiedad industrial en el extranjero para los socios de la Unión de Exportadores.
En el caso de no haber registrado, se corre un doble riesgo, de acuerdo a Marín. Por un lado, cuando se quiera llegar a esa plaza, se va a encontrar con que no se tiene el registro. Por el otro, si, de hecho, se comienza a exportar a ese mercado, y en ese país un tercero ya la registró, este puede llevarlo a la Justicia.
“Uno de los grandes objetivos con la Unión de Exportadores es tratar de concientizar a las empresas que tienen que tener, por un lado, una visión comercial de futuro, que hay que tener registradas las marcas en los países que hoy o mañana se quieren abordar. Y, por otro lado, una visión de riesgo, de evitar que si mañana exportás, que en ese territorio no esté la marca registrada, porque todo eso que exportaste se te puede venir en contra y tener un problema allá”, explicó Marín.
Por su parte, Monsuárez comentó que ciertos clientes suyos, con proyección al exterior, han tomado los recaudos necesarios, e incluso representa a algunas empresas que han registrado sus marcas en mercados tan lejanos como Emiratos Árabes. “El empresario, a medida que va creciendo su negocio y que ve que hay una proyección internacional, se va empezando a interesar en proteger uno de sus mayores activos, que es la marca”, apuntó.
Dulce imitación
Cuando la empresaria Laetitia d’Arenberg adquirió la empresa Lapataia, en 2007, sabía que en Argentina el registro de la marca era propiedad de otra persona.
“El dulce de leche Lapataia (en Argentina) está en poder de otra persona. Es de una empresa argentina”, comentó la directora de Comunicación del Grupo d’Arenberg, Carolina Viola, quien agregó que los clientes argentinos “saben que el producto es otro”. Viola indicó que nunca pensaron iniciar acciones legales contra la empresa en Argentina, y que tampoco les interesa ingresar en ese mercado. La marca Lapataia sí está registrada, además de Uruguay, en Brasil, Chile, Paraguay, República Dominicana y EEUU.
Otra empresa que se desayunó que había un producto que utilizaba su misma marca en el exterior fue Conaprole. En su caso, supieron de la existencia de un dulce de leche de igual nombre comercializado en España, donde la uruguaya no lo tiene registrado.
“Utilizan el mismo nombre, casi el mismo packaging”, comentaron desde la empresa. Algunas personas hasta se contactaron con la compañía y enviaron fotos del producto español, para saber si había alguna conexión con la firma uruguaya.
Por el momento, la empresa ha decidido “no tomar cartas en el asunto” a nivel legal, aunque señalaron que dependerá de la estrategia de exportaciones.
US$ 150 mil
Sentencia. Fue lo que tuvo que pagar en 2007 la marca Mon Brillant al término de la demanda que le inició en suelo uruguayo la brasileña Bom Bril, por copia del envase. Además, el demandado tuvo que abandonar el uso de este envase.
Cuestión de café
No exclusivo. En 2001, la empresa Nestlé demandó a la mexicana Monterrey porque imitaba el diseño de su producto, Nescafé. La Justicia uruguaya entendió que el diseño en cuestión era común a otros cafés, por lo que no se acogió el reclamo.